SENGKETA MERK: EXTRA JOSS VERSUS ENERJOS
AM. Laot Kian
I. Pokok Sengketa
Kamis, 19 Mei 2005, Pengadilan Niaga Jakarta yang diketuai Edy Cahyono mengabulkan permohonan pembatalan Merek Enerjos milik PT. Sayap Mas Utama, yang dimohonkan oleh pemilik Merek Extra Joss, PT. Bintang Toedjoe. Sebagaimana
diberitakan, PT. Bintang Toedjoe mengajukan gugatan terhadap PT. Sayap
Mas Utama yang memiliki Merek Enerjos. PT. Bintang Toedjoe menuding
pihak PT. Sayap Mas Utama mendompleng ketenaran Merek Extra Joss yang
terdaftar sebagai Merek Terkenal pada Direktorat Jenderal Hak atas
Kekayaan Intelektual (H.K.I.) Depkum HAM. Menurut PT. Bintang Toedjoe,
ada kesan di masyarakat bahwa minuman kesehatan Enerjos adalah varian
dari Extra Joss. Persepsi inilah yang dinilai telah merugikan pihak PT.
Bintang Toedjoe. Akhirnya, PT. Bintang Toedjoe mengajukan gugatan
dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahkan sebenarnya sebelum
pengajuan gugatan pun, pihak PT. Bintang Toedjoe pernah mengajukan
oposisi terhadap Merek Enerjos, yaitu ketika masih berada dalam proses
pendaftaran di Dirjen H.K.I. Namun ketika itu, Dirjen H.K.I. menolak
dan tetap meloloskan Merek Enerjos.
Pihak
PT. Sayap Mas Utama selaku tergugat tidak tinggal diam. Perusahaan ini
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dan hasilnya, oleh MA, PT.
Sayap Mas Utama dinyatakan berhak menggunakan
nama pemegang Sertifikat Merek Enerjos, dan bahkan pihak PT. Bintang
Toedjoe dituntut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,-. Lantaran putusan MA yang dianggap kontroversial inilah maka PT.
Bintang Toedjoe mengancam memindahkan pabriknya ke luar negeri. PT.
Bintang Toedjoe menganggap pemerintah mengabaikan perlindungan hukum
terhadap produk andalannya, Extra Joss. Bahkan pihak PT. Bintang Toedjoe
tengah mengkaji kemungkinan merelokasi pabriknya yang kini berlokasi
di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta, ke Filipina atau Vietnam.
Terhadap putusan MA, pihak PT.
Bintang Toedjoe sebagai produsen Extra Joss telah mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Majelis Hakim Agung pada tingkat
kasasi yang memenangkan PT. Sayap Mas Utama sebagai produsen Enerjos.
Kuasa hukum PT. Bintang Toedjoe, Justisiari Perdana Kusumah dari
Soemadipradja & Taher di Jakarta, mengatakan bahwa pengajuan PK
dilakukan, karena telah ditemukannya bukti baru (novum) yakni
adanya biaya promosi yang dilakukan PT. Bintang Toedjoe sejak tahun
1997—2000. Selain itu, kuasa hukum PT. Bintang Toedjoe mengatakan bahwa
Majelis Hakim Agung MA telah melakukan kesalahan pada tingkat kasasi
dalam memutuskan perkara, yakni dan terjadinya kesalahan yang dilakukan
majelis hakim di tingkat kasasi dalam memutuskan perkara, yakni
mengenai penilaian tentang Merek Terkenal (well known marks).
Pada
titik ini dapat dikatakan bahwa pokok sengketa antara kedua perusahaan
tersebut dalam kaitan dengan Merek Extra Joss dan Enerjos ialah
sebagai berikut. Pertama, adanya kemiripan nama dari kedua
Merek tersebut, terutama dalam hal pengucapan (dengan tekanan pada kata
“jos”), padahal kedua jenis barang tersebut berada dalam kelas barang
yang sama. Kedua,
adanya tudingan bahwa PT. Sayap Mas Utama mendompleng ketenaran Merek
Extra Joss yang terdaftar sebagai Merek Terkenal pada Direktorat
Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (H.K.I.) Depkum HAM oleh pihak
PT. Bintang Toedjoe. Ketiga, munculnya Merek Enerjos telah
menimbulkan kesan di masyarakat bahwa minuman kesehatan Enerjos adalah
varian dari Extra Joss; dan persepsi ini dinilai telah merugikan pihak
PT. Bintang Toedjoe.
II. Analisis Kasus Extra Joss versus Enerjos
2.1 Perbandingan Gambar Merek
Dari perbandingan gambar diketahui bahwa di satu pihak
secara visual, terdapat sedikit kesamaan antara kedua Merek tersebut,
yaitu dalam hal warna kuning yang menjadi latar belakang Merek. Namun di pihak lain,
secara visual pula diketahui bahwa tidak terdapat persamaan tulisan
antara Extra Joss dan Enerjos; juga tidak terdapat persamaan dalam hal
kemasan.
2.2 Antara ”Joss” dan ”jos”
Sebagaimana
yang dijelaskan sebelumnya, pokok sengketa pertama antara PT. Bintang
Toedjoe dan PT. Sayap Mas Utama berhubungan dengan Merek Extra Joss dan
Enerjos ialah adanya kemiripan nama dari
kedua Merek tersebut, terutama dalam hal pengucapan dengan tekanan pada
kata “jos”, padahal kedua jenis barang tersebut berada dalam kelas
barang yang sama. Tentang pokok sengketa pertama ini dapat dianalisis dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa permohonan
(pendaftaran Merek) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
Merek tersebut (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; dan (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain
untuk barang dan/atau sejenisnya. Selanjutnya, bagian Penjelasan Pasal
demi Pasal dari Undang Undang tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud
dengan persamaan pada pokoknya (huruf a) adalah kemiripan yang
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang
satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya
persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau
kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
Jika
dikaji dari kacamata Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek, maka dapat dikatakan bahwa Merek Extra Joss
dan Enerjos memiliki persamaan bunyi ucapan (kata ”jos”). Padahal,
secara konstitutif, pihak PT. Bintang Toedjoe-lah yang lebih dahulu
mendaftarkan nama Extra Joss sebagai Merek Dagang-nya. Itu berarti,
pendaftaran Merek Enerjos harus ditolak.
Dari
segi bahasa, ada kemiripan antara Enerjos dan Extra Joss. Menurut
Prof. Dr. Anton M. Moeliono, seorang ahli bahasa, sebuah kata baru yang
menjadi populer merupakan hasil sebuah kreativitas. Tentang hal ini ia
menegaskan bahwa Enerjos merupakan bentuk analogi dari Merek yang
sebelumnya sudah ada, yaitu Extra Jos. Karena memiliki kemiripan visual,
persamaan bunyi ucapan, dan kategori produk di kelas yang sama, maka
konsumen dapat terkecoh dan menganggap Enerjos diproduksi oleh produsen
yang sama dengan produsen Extra Jos.
Analisis
lain yang dapat disebutkan di sini ialah bahwa kata ”Joss” adalah kata
yang ditemukan, diperkenalkan, dan digunakan sebagai Merek pertama
kali oleh PT. Bintang Toedjoe. Jika kita telaah lebih dalam, kata
”Joss” hampir dipastikan tidak pernah digunakan secara umum dalam
percakapan baik formal di Indonesia ataupun di dunia. Bahkan kata
”Joss” tidak terdapat dalam kamus-kamus yang berlaku umum, yang menjadi
acuan dalam mencari padanan sebuah kata. Itu berarti, kata ”Joss”
merupakan kata bentukan PT. Bintang Toedjoe, dan dengan demikian
memberikan nuansa distinktif dengan Merek lainnya. Beda halnya dengan
kata ”Extra” yang hampir semua kalangan mengetahui artinya secara
persis dan tepat, bahkan sering dipergunakan dalam percakapan formal
maupun formal. Jadi semua produk bebas menggunakan kata tersebut. Dan jika dipandang dari sisi Enerjos, apakah Enerjos sendiri mampu membentuk secondary meaning?
Dalam
konteks ini, sebuah kritik dapat diungkapkan di sini: dalam wacana dan
kriteria apa sebuah kata dapat dijadikan sebagai Merek. Atau dengan
kata lain, dalam peraturan mana ditentukan bahwa sebuah kata yang
merupakan kata bentukan/temuan haruslah sebuah kata yang tidak
ditemukan dalam kamus resmi? Lantas bagaimana dengan kata-kata populer
atau yang cenderung bersifat ”pasaran”, yang nota bene telah
menjadi semacam kebiasaan dalam pengucapan, namun tidak terdapat dalam
kamus-kamus resmi? Undang Undang Merek belum mengatur hal ini.
2.3 Extra Joss: Merek Terkenal?
Ketentuan
Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) TRIPs mengatur tentang Merek Terkenal.
Pasal 16 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris
tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industrial harus berlaku mutatis mutandis
pada barang dan jasa yang tidak serupa dengan barang dan jasa di mana
suatu Merek telah didaftarkan. Ketentuan Pasal tersebut mensyaratkan
bahwa penggunaan Merek sehubungan dengan barang dan jasa tersebut akan
mengindikasikan suatu hubungan antara barang/jasa dan pemilik Merek,
serta dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik Merek terdaftar akan
dirugikan oleh penggunaan tersebut.
Tentang Merek Terkenal (well-known marks) ini, WIPO (World Intellectual Property Organization) menyebutkan beberapa patokan untuk menilai terkenal atau tidaknya sebuah Merek. Beberapa guidelines tersebut
ialah, (1) tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai Merek tersebut
dalam sektor publik yang bersangkutan, (2) masa, jangkauan, dan daerah
geografis dari penggunaan Merek, (3) masa, jangkauan, dan daerah
geografis dari promosi Merek, termasuk periklanan dan publisitas serta
presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa Merek tersebut, (4)
masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran sampai pada satu
tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan Merek, (5)
catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada
Merek sampai pada satu tingkat di mana Merek tersebut diakui sebagai
Merek Terkenal oleh pejabat yang berwenang, dan (6) nilai yang berkaitan
dengan Merek tersebut.
Jika dikaitkan dengan guidelines tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa Merek Extra Joss adalah Merek Terkenal.
Mengapa? Dalam sektor publik, masyarakat luas telah secara definitif
mengenal Merek ini sebagai minuman penambah stamina tubuh. Itu
berarti, secara geografis, penggunaan Merek Extra Joss telah merambah
ke mana-mana. Kategori geografis ini diperkuat dengan eksisnya Extra
Joss sejak didaftarkan (1997) hingga kini. Dan lebih lanjut, promosi,
periklanan, dan publikasi Merek Extra Joss yang melibatkan juga maestro
sepak bola dunia asal Italia, Alexandro Del Piero, hingga didaftarkan
di 15 negara, membuktikan bahwa Extra Joss dapat dikategorikan sebagai well-known marks.
Penjelasan di atas diperkuat dengan penjelasan
Pasal 6 ayat (1) Undang Undnag Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
huruf (b) menegaskan bahwa penolakan permohonan (pendaftaran Merek)
yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek
terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan
memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di
bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula
reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan
besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan
oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di
beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup,
Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri
untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal
atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. Paradigma di atas
tentu saja harus menjadi pendasaran bagi Dirjen H.K.I. untuk menerima
atau menolak permohonan Merek Enerjos oleh PT. Sayap Mas Utama.
Bukankah promosi yang gencar dan terbilang besar-besaran atas Merek
Extra Joss sejak tahun 1997 hingga kini telah dilakukan oleh PT.
Bintang Toedjoe bahkan hingga keluar negeri?
Namun demikian, sebuah pertanyaan kritis dapat diajukan di sini: sejauh mana survei atau penelitian dilakukan terhadap sifat well-known dari
Extra Joss, meskipun telah didaftarkan di 15 negara? Dengan kata lain,
kriteria ”terkenal” masih harus menjadi wacana terbuka untuk
diperdebatkan. Dengan cara ini pula, tuntutan akan sebuah Peraturan
Pemerintah yang menjabarkan kriteria sifat well-known dari sebuah Merek menjadi mutlak perlu.
Seluruh penjelasan di atas sebenarnya mau memberikan tanggapan atas pokok sengketa lainnya, yaitu tentang adanya
tudingan bahwa PT. Sayap Mas Utama mendompleng ketenaran Merek Extra
Joss yang terdaftar sebagai Merek Terkenal pada Direktorat Jenderal Hak
atas Kekayaan Intelektual (H.K.I.) Depkum HAM oleh pihak PT. Bintang
Toedjoe. Secara singkat dapat dibaca adanya indikasi dilution theory
atau pencemaran Merek Terkenal yang mencemarkan nilai eksklusif dari
Merek, atau menodai daya tarik Merek Terkenal tersebut. Pada titik ini,
ketakutan PT. Bintang Toedjoe akan munculnya estimasi dan keraguan
konsumen harus menjadi pertimbangan bagi pengadilan.
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebenarnya mengandung penggunaan Sistem Konstitutif. Sistem Konstitutif atau Constitutive System
menekankan bahwa pihak yang mendaftarkan pertama kali-lah yang berhak
atas Merek, dan pihak itulah yang secara eksklusif dapat memakai Merek
tersebut. Dalam alur pikir ini, prinsip ”pendaftar pertama” atau the first to file dan doktrin ”yang utama pendaftar pertama” atau ”prior in filling” atau ”prior in tempore, mellor in jure”. Berdasarkan
sistem konstitutif ini, maka dalam konteks sengketa Merek ini, Extra
Joss menjadi Merek yang diterima, karena didaftarkan pertama kali oleh
PT. Bintang Toedjoe, yaitu pada tahun 1997; sedangkan Merek Enerjos baru
didaftarkan pada tahun 2000.
Dekat dengan sistem konstitutif ialah pendaftaran Merek dengan itikad baik. Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa Merek
tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon
yang beritikad tidak baik. Pada titik ini, isu ”mendompleng” dari
Enerjos terhadap Extra Joss dapat ditinjau melalui ada atau tidak adanya
itikad tidak baik dalam pendaftaran Enerjos. Hal ini penting agar
asumsi tentang munculnya
Merek Enerjos yang dikatakan telah menimbulkan kesan di masyarakat
sebagai minuman varian dari Extra Joss, dapat dibuktikan.
Hak atas merek adalah Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi, dengan adanya perlindungan maka kepentingan pemegang hak merek juga dilindungi. Namun, dalam kenyataannya perlindungan terhadap Hak Atas Merek belum baik terbukti masih terdapat pelanggaran merek, karena dalam undang-undang tersebut masih banyak celah yang dapat mempengaruhi timbulnya pelanggaran merek. Seharusnya, Undang-Undang perlu diregulasi, dengan regulasi diharapkan Hak Atas Merek terdaftar terlindungi dengan baik. Regulasinya adalah terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan Hak Atas Merek.
BalasHapus